Contraffazione del marchio celebre: come va accertata

Per accertare se vi sia o meno contraffazione di un marchio celebre, è necessario effettuare una valutazione complessiva, che tenga conto non soltanto del pericolo di confusione fra segni o della possibilità di indurre in errore il consumatore, ma anche dell'intensità della notorietà e della capacità distintiva del marchio contraffatto nonché del grado di somiglianza e prossimità dei marchi in conflitto.

È quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 27217 depositata il 7 ottobre 2021.

Nello specifico:

- più il carattere distintivo e la notorietà del marchio sono rilevanti, più facilmente è ammessa l'esistenza di una violazione;

- più l'evocazione del marchio ad opera del segno successivo è immediata e forte, più aumenta il rischio che l'uso attuale o futuro del segno tragga un vantaggio indebito (c.d. parassitismo) dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o rechi loro pregiudizio.

Nel caso concreto oggetto del giudizio una nota azienda di alta moda italiana aveva chiesto l'annullamento per «difetto di novità» della registrazione di due marchi da parte di una società cinese. La Corte d'Appello, pur riconoscendo la somiglianza dei segni nonché l'alta rinomanza del marchio dell'azienda italiana, aveva limitato la propria valutazione al solo «rischio confusorio» negando l'esistenza di contraffazione. La Cassazione, invece, ha affermato che i marchi celebri ricevono una tutela rafforzata che va oltre il semplice rischio di confusione: bisogna infatti considerare che il titolare del marchio posteriore, ponendosi nel solco del marchio celebre, beneficia del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, senza corrispondere qualsivoglia remunerazione economica per compensare lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per crearlo e mantenerne l'immagine.